被告不得

以其非法公开行为主张现有技术抗辩

产品交付运输、仓储

也并不当然构成专利法上的公开

——（2020）最高法知民终1568号

近日，最高人民法院就一起涉及现有技术抗辩的侵害实用新型专利权纠纷案作出判决，认定被诉侵权人主张的现有技术系其违反保密协议披露所致，且产品交付运输、仓储并不当然导致产品技术方案构成专利法上的公开，该两项现有技术抗辩均不成立，并全额支持了权利人50万元的损害赔偿请求。

2019年1月，上海环莘电子科技有限公司（以下简称环莘公司）向江苏省苏州市中级人民法院一审诉称：环莘公司系专利号为201820194071.3号、名称为“一种应用于自动租售终端系统的连接手柄”的实用新型专利（以下简称涉案专利）的专利权人。

江苏水乡周庄旅游股份有限公司（以下简称周庄旅游公司）管理的周庄旅游景区内使用的共享儿童手推车的连接手柄侵害了涉案专利权。

被诉侵权产品系广东法瑞纳科技有限公司（以下简称法瑞纳公司）销售给北京镇边网络科技股份有限公司（以下简称镇边公司），并由镇边公司在周庄旅游公司管理的景区内租赁给游客使用。

环莘公司认为，周庄旅游公司、镇边公司、法瑞纳公司的上述行为侵害了环莘公司的涉案专利权并造成严重经济损失。

故请求判令上述三公司停止侵害并赔偿损失。法瑞纳公司辩称，涉案专利技术方案系该公司设计，并据此提起先用权抗辩及现有技术抗辩。

一审法院审理查明：2017年10月，环莘公司与法瑞纳公司签订《采购合同》，约定环莘公司从法瑞纳公司采购儿童推车租赁设备（车桩）、共享儿童推车扫码借还系统软件等产品。

法瑞纳公司对环莘公司的儿童推车租赁设备知识产权、产品资料、业务模式、软件功能有绝对保密的义务，禁止以任何形式对外传播。

该合同中环莘公司采购的儿童推车租赁设备相关的设计意念、产品设计外形、结构、系统软件功能、业务模式为环莘公司提供，知识产权属环莘公司所有，法瑞纳公司不得申请儿童推车租赁设备的相关专利。

一审法院认为，法瑞纳公司在履行《采购合同》过程中，向环莘公司发送了载有涉案专利技术方案的产品，在环莘公司无证据证明其要求法瑞纳公司针对运输中产品采取保密措施情况下，可以推定被诉侵权技术方案于相关产品交付承运人运输后即因投入市场而被公开，法瑞纳公司的现有技术抗辩成立。据此，一审法院驳回了环莘公司的全部诉讼请求。

环莘公司不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。

二审审理期间，法瑞纳公司补充提供了其于2017年12月5日在“须知网”发表的一篇文章《共享遛娃小车系统，崇左共享遛娃小车，法瑞纳共享遛娃小车》，拟证明其在涉案专利申请日前已通过互联网公开了被诉侵权技术方案，并据此提出另一项现有技术抗辩。

对于法瑞纳公司主张的上述两项现有技术抗辩，最高人民法院认为：

（一）关于法瑞纳公司在“须知网”公开的文章及图片是否导致被诉侵权技术方案为公众所知。

作为一项民事诉讼中的侵权抗辩事由，现有技术抗辩的行使应遵循诚实守信的民法基本原则，被诉侵权人在有关抗辩事由中应当是善意或者无过错的一方。

任何人不能因自身违法或不当行为而获得利益，如果被诉侵权人主张现有技术抗辩的现有技术系由其本人或者由其授意的第三人违反明示或者默示保密义务而公开的技术方案，则该被诉侵权人不得依据该项现有技术主张现有技术抗辩，否则将使得被诉侵权人因自身违法公开行为而获得利益，明显违反民法基本原则和专利法立法精神。

本案中，法瑞纳公司未经专利权人环莘公司同意而公开涉案专利技术方案，违反合同约定的保密义务，其行为具有违法性和可责难性，基于前述有关民法基本原则，其不能依据该项现有技术主张现有技术抗辩。

（二）关于法瑞纳公司将涉案儿童推车租赁设备交付承运是否导致被诉侵权技术方案为公众所知。

运输、仓储等过程一般相对封闭，在运输、仓储等过程中，产品并不处于公众可以自由接触或观察的状态。

负责运输、仓储的人员因其对产品负有法定或者约定的保管、看护义务，故不能据此认定其属于专利法上的公众，除非有证据证明在这一过程中，存在着针对不特定人员的对外展示、宣传等公开产品及其技术内容的事实。

本案中，法瑞纳公司提供的证据不能证明在承运过程中，承运人员存在针对不特定人员的对外展示、宣传等披露产品及其技术内容的行为，进而使得涉案产品及其技术内容处于公众想获知就能够获知的状态。

因此，法瑞纳公司将相关产品交付承运并未导致被诉侵权技术方案为公众所知。

法瑞纳公司实施了制造、销售被诉侵权产品的行为，应停止侵权并赔偿经济损失。

鉴于本案中法瑞纳公司违背民法基本原则和合同保密义务等，对环莘公司主张的经济损失50万元予以全额支持。

据此，最高人民法院二审改判法瑞纳公司立即停止制造、销售被诉侵权产品的行为，并赔偿环莘公司经济损失50万元及合理开支20904.3元。镇边公司、周庄旅游公司对其中合理开支20904.3元承担连带责任。

知识产权制度植根于传统的民法土壤，在缺乏明确的部门法条文指引时可以从民法中汲取力量，特别是从民法基本原则中寻找立场、路径和方法。

本案立足民法基本原则，从现有技术抗辩制度的立法本意出发，确立了明确的导向，弘扬了诚实守信的法治精神，为该类案件的审理提供了指引。

附：判决书全文

中华人民共和国最高人民法院

民事判决书

（2020）最高法知民终1568号

上诉人（原审原告）：上海环莘电子科技有限公司。
法定代表人：赵为，该公司总经理。
委托诉讼代理人：娄俊，上海市君悦律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：广东法瑞纳科技有限公司。
法定代表人：房建涛，该公司执行董事和经理。
委托诉讼代理人：黄仁东，广东君熙律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：江苏水乡周庄旅游股份有限公司。
法定代表人：朱丽荣，该公司董事长。
委托诉讼代理人：周彬，上海市金茂（昆山）律师事务所律师。
委托诉讼代理人：倪雪晶，上海市金茂（昆山）律师事务所律师。
　　

被上诉人（原审被告）：北京镇边网络科技股份有限公司。
法定代表人：左秀荣，该公司总经理。
委托诉讼代理人：王道宽，北京市振邦律师事务所律师。
　　

上诉人上海环莘电子科技有限公司（以下简称环莘公司）因与被上诉人广东法瑞纳科技有限公司（以下简称法瑞纳公司）、江苏水乡周庄旅游股份有限公司（以下简称周庄旅游公司）、北京镇边网络科技股份有限公司（以下简称镇边公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院于2020年6月24日作出的(2019)苏05民初177号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年10月9日立案后，依法组成合议庭，并于2020年12月3日、2021年3月18日询问当事人，上诉人环莘公司的委托诉讼代理人娄俊，被上诉人法瑞纳公司的委托诉讼代理人黄仁东，被上诉人周庄旅游公司的委托诉讼代理人周彬、倪雪晶，被上诉人镇边公司的委托诉讼代理人王道宽到庭参加询问。本案现已审理终结。
　　

环莘公司上诉请求：撤销原审判决；改判支持环莘公司全部诉讼请求；由法瑞纳公司承担一、二审诉讼费用。事实与理由：（一）原审法院认定涉案连接手柄产品（以下简称被诉侵权产品）使用的是现有技术，认定事实和适用法律错误。1.专利号为20182019……、名称为“一种应用于自动租售终端系统的连接手柄”的实用新型专利（以下简称涉案专利）涉及一种连接手柄。涉案儿童推车租赁设备由童车车身以及童车存储设备（车桩）两部分组成，被诉侵权产品是童车车身的一部分，并未包含在童车存储设备（车桩）之中。环莘公司委托法瑞纳公司生产的仅系童车存储设备（车桩），不涉及童车车身，因此，法瑞纳公司交付的童车存储设备（车桩）不会导致被诉侵权产品所使用的技术方案（以下简称被诉侵权技术方案）被公开。2.原审法院关于被诉侵权技术方案因相关产品交付承运人运输后即投入市场而被公开之认定有误。法瑞纳公司仅是将《采购合同》项下的产品交付承运人承运，无论法瑞纳公司实际交付承运的产品中是否包含了被诉侵权产品，该产品仍然处于法瑞纳公司或环莘公司的实际控制之下，仍处于生产制造的中间环节，相关产品并未实际进入市场流通领域。而且，环莘公司于2018年2月8日后（晚于涉案专利申请日）才收到法瑞纳公司交付承运的产品。（二）涉案专利技术方案系环莘公司自行研发，与法瑞纳公司无关。根据环莘公司与法瑞纳公司签订的《采购合同》，法瑞纳公司对儿童推车租赁设备负有严格保密义务。法瑞纳公司因其违约公开涉案专利技术方案的行为而获取不正当利益，实质损害了环莘公司的合法权益，有违公平原则与合同约定。
　　

法瑞纳公司辩称：（一）被诉侵权产品系由法瑞纳公司设计和打样，并在涉案专利申请日前，分别于2017年12月16日、2018年1月25日、2018年2月4日三次向环莘公司交付，交付的产品均为“滑槽车桩+磨菇头手柄”结构，原审法院关于被诉侵权技术方案属于现有技术的认定正确。（二）环莘公司根据《采购合同》第三条的约定认为法瑞纳公司负有保密义务，交付产品在实际运抵环莘公司之前没有公开，不构成现有技术，该主张与环莘公司关于实际交付承运的产品不包括被诉侵权产品的主张相矛盾。（三）被诉侵权技术方案系由法瑞纳公司设计，并应用于法瑞纳公司其他项目的技术方案。环莘公司由于看中了法瑞纳公司的该项技术，抛弃了原合同，转而采购了法瑞纳公司的该项技术，并为此变更了采购产品的价格和交付日期。因此被诉侵权技术方案不属于《采购合同》约定的内容，法瑞纳公司不负有保密义务。（四）法瑞纳公司在涉案专利申请日前已将包括被诉侵权技术方案的产品图片和介绍在须知网上公开，因此被诉侵权产品使用的是现有技术。综上，请求驳回环莘公司的上诉，维持原判。
　　

镇边公司辩称：镇边公司正常购买法瑞纳公司的产品用于周庄旅游景区的经营，无任何侵害知识产权的行为。无论涉案专利技术归属于环莘公司还是法瑞纳公司，镇边公司均不应承担侵权责任。环莘公司阻止镇边公司合法经营并提起诉讼，镇边公司将保留追究赔偿的权利。综上，请求驳回环莘公司的上诉，维持原判。
　　

周庄旅游公司辩称：周庄旅游公司只是提供场地给镇边公司经营，与涉案专利侵权纠纷没有任何联系，请求驳回环莘公司的上诉，维持原判。
　　

环莘公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2019年1月22日立案受理，环莘公司起诉请求：1.周庄旅游公司立即停止侵害环莘公司涉案专利权的行为，停止使用被诉侵权产品；2.镇边公司立即停止侵害环莘公司涉案专利权的行为，停止使用、许诺销售、销售被诉侵权产品；3.法瑞纳公司立即停止侵害环莘公司涉案专利权的行为，停止制造、使用、许诺销售、销售被诉侵权产品；4.周庄旅游公司、镇边公司、法瑞纳公司共同赔偿环莘公司经济损失50万元及维权合理费用20904.3元；5.本案诉讼费用由周庄旅游公司、镇边公司、法瑞纳公司共同承担。事实与理由：环莘公司系涉案专利的专利权人。周庄旅游公司管理的周庄旅游景区内使用的被诉侵权产品并非环莘公司生产且未经该公司同意使用。另据周庄旅游公司称，被诉侵权产品系镇边公司向法瑞纳公司购买。周庄旅游公司、镇边公司、法瑞纳公司的上述行为侵害了环莘公司的涉案专利权并造成严重经济损失。
　　

周庄旅游公司原审辩称：（一）被诉侵权产品的权利人为镇边公司，周庄旅游公司不具有独立被告主体资格。（二）周庄旅游景区的童车租赁设备具有从外观设计专利、实用新型专利到软件开发的完整授权，不构成侵权。（三）被诉侵权产品具有合法来源，且未落入涉案专利权的保护范围。综上，请求驳回环莘公司的诉讼请求。
　　

镇边公司原审辩称：其系被诉侵权产品的购买使用者，有合法来源，法瑞纳公司具有相应知识产权，镇边公司无侵权故意。
　　

法瑞纳公司原审辩称：（一）该公司在涉案专利申请日前已经制造和销售被诉侵权产品。（二）在涉案专利申请日前，法瑞纳公司已经将被诉侵权产品销售给北京芭玛科技有限公司（以下简称芭玛公司）、杭州袋鼠街软件科技有限公司（以下简称袋鼠街公司），同时也已交付环莘公司，被诉侵权产品已经投放市场。原审庭审中，环莘公司也已承认这一事实，因此被诉侵权产品使用的是现有技术。（三）环莘公司主张50万元的侵权赔偿数额没有法律依据。本案只有一台被诉侵权产品，即便认定侵权，50万元的赔偿数额也过高。
　　

原审法院认定如下事实：
　　

2018年2月5日，环莘公司向国家知识产权局申请涉案专利，并于2018年9月4日获得授权公告。该专利现处有效期内。本案中，环莘公司主张保护涉案专利权利要求1：一种应用于自动租售终端系统的连接手柄，其特征在于：包括与共享件连接的连接部，所述连接部的上端设有蘑菇状的固定部。所述固定部包括识别头和位于所述识别头与所述连接部之间的锁定颈，所述识别头上设有识别标签；所述连接部上设有握持部。说明书部分载明：本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构简单且能实现共享管理的应用于自动租售终端系统的连接手柄。具体实施方式载明：一种应用于自动租售终端系统的连接手柄，包括与共享件连接的连接部。固定部采用圆形蘑菇头的结构，可以方便的把共享件挂到固定桩内，在保证牢固的同时可以方便的使共享件在固定桩内滑动。所述连接部上设有握持部，握持部与连接部形成T形，方便握持。
　　

2018年10月22日，上海市东方公证处依环莘公司申请，在周庄旅游景区内对被诉侵权产品进行证据保全公证，并出具（2018）沪东证经字第18456号公证书。
　　

原审法院经比对，被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1的全部技术特征，落入权利要求1的保护范围。法瑞纳公司对于被诉侵权产品与涉案专利权利要求1的技术特征相同无异议，但认为涉案专利技术方案系其设计完成并使用在先，提出先用权抗辩和现有技术抗辩。
　　

原审法院据此进一步查明：
　　

2017年11月17日，袋鼠街公司（甲方）与法瑞纳公司（乙方）签订2017111601号《合同》一份，载明：甲方从乙方购买产品：共享儿童手推车设备。法瑞纳公司送货单载明：送货日期为2017年12月30日，合同号为2017111601，产品名称为共享儿童手推车。送货日期为2017年11月25日，合同号为2017111601，产品名称为共享儿童手推车3D打印手柄（带芯片）。
　　

2017年10月24日，芭玛公司（甲方）与法瑞纳公司（乙方）签订2017102401号《采购合同》一份，载明：甲方向乙方购买共享推车设备三台。
　　

2018年2月1日，芭玛公司（甲方）与法瑞纳公司（乙方）签订2018012901号《承揽合同》一份，载明：乙方根据甲方在设计和质量方面的要求，完成甲方共享儿童车手柄模具的制作及首期试用产品的生产。承揽产品名称为共享儿童手推车手柄，备注配备RFID感应片及二维码，产品外观形状。法瑞纳公司送货单载明：送货日期为2018年4月4日，合同号为2018012901，产品名称为共享儿童手推车配件（手柄、二维码）。
　　

2017年10月27日，环莘公司（甲方、采购人）与法瑞纳公司（乙方、成交人）签订《采购合同》，载明：甲方从乙方购买如下产品：儿童推车租赁设备（车桩）50台，供货单价2000元，总价10万元，备注：采用一字直管悬挂方式存放儿童推车。此外，还采购共享雨伞租赁设备（伞桩）、伞柄、物联网卡、共享雨伞扫码借还系统软件、共享儿童推车扫码借还系统软件。产品要求：乙方提供的共享雨伞租赁设备（伞桩）、伞柄、儿童推车租赁设备（车桩）、车手柄，外观颜色、LOGO需按照甲方提供的颜色及LOGO要求进行喷涂。乙方负责雨伞及儿童推车租赁设备的设计，甲方提供儿童推车配合乙方。乙方负责儿童推车手柄的设计及生产，甲方提供儿童推车样品配合乙方。合同金额145650元。保密协议：甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括公司计划、运营活动、技术信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。乙方对甲方的儿童推车租赁设备知识产权、产品资料、业务模式、软件功能有绝对保密的义务，禁止以任何形式对外传播。知识产权：本合同中甲方采购的儿童推车租赁设备相关的设计意念、产品设计外形、结构、系统软件功能、业务模式为甲方提供，知识产权属甲方所有，乙方不得申请儿童推车租赁设备的相关专利。
　　

2017年10月17日，微信名为“环莘-崔**”与法瑞纳公司房**微信聊天记录显示：2017年10月17日，“环莘-崔**”称：绿色是伞桩规格，黄色是车桩规格，并发送图片。法瑞纳公司以此佐证其主张的双方2017年10月27日《采购合同》中关于童车租赁设备约定采用一字直管悬挂方式，所使用的手柄为C型手柄而非本案被诉侵权产品的蘑菇头手柄。
　　

名称为“法瑞纳-环莘共享…供货合作”的微信群聊天记录显示：2017年10月30日，微信名为“环莘周**”称：“@房**.法瑞纳 房总，手柄的设计开始了吗？什么时候可以给我们确认？”……微信名为“法瑞纳吴**—商务部”称：我们结构工程师罗工已经接到这个任务的话，他肯定会尽心尽力去完成的。2017年11月1日，微信名为“环莘-崔**”称：刚才已经和房总沟通好了，儿童推车的手柄由贵方设计，我们负责后续的开模及生产。2017年11月3日“法瑞纳吴**-商务部”发送设计图片，并称“这是手推车手柄的设计图”。2017年11月3日，微信名为“环莘法人赵*”称：技术上咱们共同进行柄的结构改造吧，目前这款还不行。2017年11月4日微信名为“环莘周**”称：“先让他花十分钟在纸上画下外形，看他的理解是否正确？这个一定要做，别到时发出来不对。” 微信名为“法瑞纳吴**-商务部”发送设计图片。微信名为“环莘周**”：形状对了，继续往前走。跟你们工程师说，手推的杆子尺寸和原车上保持一致。2017年11月6日， 微信名为“环莘周**”称：“具体设计文件好了吗？” 微信名为“法瑞纳吴**-商务部”回复称：“明天过来看看吧”。2017年11月7日，微信名为“法瑞纳罗**”发送图片。2017年11月9日，微信名为“环莘周**”称：RFID标签采购的钱已经打过去了，希望各位帮忙全力推进。2017年11月10日，微信名为“法瑞纳罗**”发送产品打样图片。
　　

法瑞纳公司FS2017111401号送货单载明：送货日期为2017年11月14日，收货单位环莘公司，产品名称为花粉伞机、伞柄。法瑞纳公司FS2017121601号送货单载明：送货日期为2017年12月16日，收货单位环莘公司，产品名称为共享儿童手推车1台，合同编号2017102601，备注：配件齐全。法瑞纳公司2017012501号送货单载明：送货日期为2018年1月25日，收货单位环莘公司，产品名称为遛娃宝1台。法瑞纳公司2018020502FS号送货单载明：送货日期为2018年2月5日，收货单位环莘公司，产品名称为遛娃神器20台，合同编号2017102601，备注：有两台在2月4日发出。法瑞纳公司FS2018031401号送货单载明：送货日期为2018年3月14日，收货单位环莘公司，产品名称为儿童推车租赁设备（车桩），合同编号2017102601。2018年5月8日，环莘公司向法瑞纳公司转账35500元，备注：法瑞纳共享儿童推车合同首付款。2018年6月11日，环莘公司向法瑞纳公司转账10000元，备注：第二批采购二期款（部分）。2018年6月22日，环莘公司向法瑞纳公司转账25500元，备注：法瑞纳第二批采购合同尾款。
　　

2017年12月5日，搜狐网发布文章《一台合格的共享遛娃神器（遛娃小车）所具备的功能特点》记载：设备内置（RFID）电子芯片，记录车辆的全部信息，包括车辆配置、出厂时间、以及最近一次的详细租车记录，可实现无卡还车功能。
　　

原审法院认为：涉案专利合法有效，应受法律保护。诉讼中经比对，被诉侵权产品包含涉案专利权利要求1的全部技术特征，落入涉案专利权的保护范围。本案主要争议在于法瑞纳公司所提的先用权抗辩、现有设计抗辩能否成立。
　　

（一）关于先用权抗辩
　　

法瑞纳公司主张在涉案专利申请日前，其已经制造与涉案专利技术相同的产品并销售给芭玛公司、袋鼠街公司，但其提交的与袋鼠街公司的合同并未记载产品使用的技术方案，微信聊天记录有相应设计图，但在无其他证据佐证情况下，尚难以据此直接认定合同项下实际交付投入市场的产品使用了涉案专利技术方案；法瑞纳公司提交的2017年10月24日与芭玛公司签订的合同未披露共享推车设备所使用的技术方案，提交的2018年2月1日与芭玛公司签订的承揽合同记载了产品设计图，但仅有正面外观设计图，未完整披露所使用的技术方案，即便合同备注载明配备RFID感应片，但未披露识别标签位置技术特征；其次，即便在与袋鼠街公司、芭玛公司签订的合同项下，法瑞纳公司制造和销售了与涉案专利相同的产品，在案证据显示涉案蘑菇头手柄的设计图亦是在其与环莘公司履行《采购合同》过程中所形成的，而依照合同约定，法瑞纳公司对环莘公司的儿童推车租赁设备知识产权、产品资料、业务模式、软件功能有绝对保密的义务，故在违反合同约定情况下，其主张在芭玛公司、袋鼠街公司合同项下的使用亦不构成在先使用。故法瑞纳公司的先用权抗辩不能成立。
　　

（二）关于现有技术抗辩
　　

法瑞纳公司提交证据表明在《采购合同》项下，其于2017年12月16日、2018年1月25日、2018年2月4日三次向环莘公司交付了使用被诉侵权技术方案的产品，对此尽管环莘公司不予认可，认为仅是外形相似，但首先，双方微信群聊天记录表明在履行该合同中，双方已就涉案专利有关的技术方案进行了详细论证，2017年11月7日的设计图、2017年11月10日的产品实物图，清楚揭示了涉案专利的技术特征；其次，环莘公司在诉讼中认可法瑞纳公司前述发货产品用于自动租售终端系统，前述送货单中亦均明确记载了采购合同编号，故综合在案证据可以认定在前述送货单项下，法瑞纳公司交付了使用被诉侵权技术方案的产品，在环莘公司无证据表明其要求法瑞纳公司针对运输中产品采取保密措施情况下，可以推定被诉侵权技术方案于2018年2月4日相关产品交付承运人运输后即因投入市场而被公开，法瑞纳公司的现有技术抗辩成立。据此，环莘公司主张法瑞纳公司、周庄旅游公司、镇边公司实施了侵害涉案专利权的行为无法律依据。
　　

原审法院依照2008年修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二十二条第五款、第六十二条、第六十九条第一款第二项、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第一款之规定，于2020年6月24日作出（2019）苏05民初177号民事判决，判决如下：驳回上海环莘电子科技有限公司的诉讼请求。一审案件受理费9009元，由环莘公司负担。
　　

二审期间，环莘公司向本院提交了下列证据：
　　

证据1：环莘公司与案外人永康市涵创模具加工厂（以下简称涵创加工厂）签订的《遛娃车车柄模具制作合同》及对应的付款凭证。内容为环莘公司委托涵创加工厂制作遛娃车车柄模具，合同金额为11100元，约定由环莘公司向涵创加工厂提供2D、3D图档等相关资料，合同从双方签订起生效，开模周期15天。落款日期为2017年11月12日。付款凭证显示环莘公司于2017年11月15日、2018年1月4日分别转账5500、5600元给徐勇达，其中第二次付款凭证中注明为“开模尾款”。
　　

证据2：微信聊天记录。环莘公司主张聊天记录中的“伟宁”为环莘公司员工，“Aa阿达（涵创塑料模具制造）”为涵创加工厂工作人员。“伟宁”于2017年11月7日向“Aa阿达（涵创塑料模具制造）”发送了体现涉案专利全部技术特征的车柄图片。
　　

上述证据1、2拟证明环莘公司委托案外人涵创加工厂制作遛娃车车柄模具，因此涉案专利技术方案并非由法瑞纳公司完成，更非法瑞纳公司制造，法瑞纳公司不可能就涉案专利产品向环莘公司交付。
　　

证据3: 环莘公司与案外人永康市宜源工贸有限公司（以下简称宜源公司）签订的《遛娃车采购及改造服务合同》及对应的付款凭证。内容为环莘公司提供遛娃车车柄模具，由宜源公司按模具生产遛娃车车柄并适配到环莘公司提供的遛娃车推车杆上。拟证明环莘公司委托案外人宜源公司制造涉案专利产品，因此涉案专利技术方案并非法瑞纳公司研发，法瑞纳公司也未为此制造溜娃车车柄，法瑞纳公司不可能就涉案专利产品向环莘公司交付。
　　

证据4：环莘公司与专利代理公司的微信聊天记录及相应图片。
　　

证据5：环莘公司在微信聊天记录中发给专利代理公司的涉案专利技术交底书。
　　

上述证据4、5拟证明涉案专利技术方案是环莘公司与专利代理公司在探讨过程中形成的，并非由法瑞纳公司研发，法瑞纳公司不可能就涉案专利产品向环莘公司交付。
　　

证据6：广州知识产权法院（2019）粤73知民初783号、（2019）粤73知民初1211号、（2019）粤73知民初1212号民事判决书。拟证明法瑞纳公司在与环莘公司的合作中恶意抢先申请专利，经环莘公司提起专利权权属诉讼，广州知识产权法院已经判决三案中由法瑞纳公司抢先申请的专利权归属于环莘公司。
　　

证据7：百世快运的邮单复印件及邮单查询、聊天记录。邮单号为10695496033号，寄送人为“周”，收件人为“马**”，收件地址为“山东聊城湖南路摩天轮观乐城售票中心”，物品栏记载“共享雨架”，件数“1件”，包装“木箱”。查询记录显示2018年2月4日该快件由广东省东莞市长安镇沙头发出，于2月8日被签收。拟证明法瑞纳公司于2018年2月4日交付承运的产品不包括涉案专利产品，而是共享雨架，且产品在运输中严格包装，不构成现有技术。
　　

证据8：须知网网页打印件。该网页显示登录须知网网页（http://www.xuzhi.net/d198/15030620.html）后，仅显示文字而无图片。
　　

证据9：360搜索结果网页打印件。该网页显示通过360搜索“共享遛娃小车”，搜索结果中未见法瑞纳公司主张的须知网文章及图片。
　　

上述证据8、9拟证明法瑞纳公司主张的须知网文章并无相关图片，未公开被诉侵权技术方案，不构成现有技术。
　　

证据10: 国家知识产权局于2021年1月6日作出的第47424号无效宣告请求决定（以下简称第47424号决定）。该决定系针对法瑞纳公司就涉案专利提出的无效宣告请求作出。该决定记载，无效宣告程序中，国家知识产权局组织双方当庭演示了须知网的发帖及修改网帖内容再发布的过程，国家知识产权局对上述网帖内容的真实性以及公开日期予以认可，认为该证据可以作为评价涉案专利新颖性的现有技术。该决定认定：涉案专利权利要求1请求保护的技术方案具备新颖性。拟证明涉案专利权效力稳定。
　　

法瑞纳公司质证意见：对证据1-5的真实性、合法性、关联性均不予认可。即使环莘公司委托案外人制造模具和手柄，也不能证明法瑞纳公司没有交付包含涉案专利技术方案的产品，无法达到其证明目的。法瑞纳公司最早向环莘公司发送显示涉案专利技术图片的时间为2017年11月7日，早于环莘公司委托案外人开模的时间。在案证据可以间接证明法瑞纳公司每次交付均包括被诉侵权产品。认可证据6的真实性，但上述判决并非生效判决。不认可证据7与本案的关联性。认可证据8-10的真实性，但并不能据此推翻法瑞纳公司主张的事实。法瑞纳公司已就证据10的无效决定提起行政诉讼，该无效决定并未生效。
　　

镇边公司、周庄旅游公司质证意见：上述证据的形成时间均早于原审判决，不属于二审新证据，且与本案缺乏关联性。
　　

本院认证意见：根据证据本身的形式并结合法瑞纳公司、镇边公司、周庄旅游公司的质证意见，对证据1-10的真实性予以确认。证据1-3虽可以证明环莘公司委托案外人制作涉案专利产品的模具，并根据模具制造产品。但上述证据不足以否定法瑞纳公司曾基于双方的合同关系制造涉案专利产品并邮寄给环莘公司，故环莘公司提交的证据1-3不足以达到其证明目的。关于证据4-5，环莘公司与专利代理机构的沟通记录及技术交底书，与法瑞纳公司是否制造并向环莘公司邮寄涉案专利产品缺乏关联性。证据6并未涉及涉案专利，与本案侵权认定并无直接关联。证据7邮单的收件人、寄件人、收件地址等信息与原审法院查明的法瑞纳公司于2018年2月4日向环莘公司邮寄的快递缺乏直接的对应关系，不足以达到其证明目的。证据8-9的网页打印件虽未显示相关图片，但国家知识产权局在无效宣告程序中对相关网页内容进行现场演示，且法瑞纳公司据此提供了须知网客服对此问题的答复，该答复具有一定合理性，故环莘公司提交的证据8、9不足以达到其证明目的。证据10系国家知识产权局作出的无效决定，对其真实性、合法性及证明目的予以确认。
　　

二审中，法瑞纳公司亦向本院提交了三份证据：
　　

反证1：（2020）粤莞南华第4872号公证书。2020年4月20日，法瑞纳公司代理人杨**委托广东省东莞市南华公证处对须知网（网址http://www.xuzhi.net/d198/15030620.html）浏览过程进行公证，公证网页显示文章题目为《共享遛娃小车系统，崇左共享遛娃小车，法瑞纳共享遛娃小车》，发布时间及主体显示为：2017-12-5 12:08:07，广东法瑞纳科技有限公司。该文章简要回顾了共享儿童推车的发展过程，并介绍了共享儿童推车的模式以及法瑞纳公司情况。该证据内容与第47424号决定中的证据1-1相同。
　　

反证2：（2020）粤莞南华第13799号公证书。2020年8月3日，法瑞纳公司代理人杨**委托广东省东莞市南华公证处通过www.so.com网页搜索“共享遛娃小车”，在显示的搜索结果中点击“共享遛娃小车系统，崇左共享遛娃小车，法瑞纳共享遛娃小车（须知网）”，显示的页面与反证1内容一致。
　　

上述反证1、2拟证明被诉侵权技术方案在申请日前已通过互联网为公众所知，属于现有技术。
　　

反证3：国家知识产权局于2020年5月6日作出的《无效宣告请求受理通知书》，决定对涉案专利的无效宣告请求予以受理。拟证明涉案专利权效力不稳定。
　　

环莘公司质证意见：上述反证系二审庭后提交的证据。对反证1、2的真实性、关联性均不予认可。经网页查询，浏览相关网页显示的页面仅有文字，并未见图片，故两份证据存在伪造可能。即使真实，该网页显示的图片也是平面图，并未公开被诉侵权技术方案的全部技术特征，特别是图片上各个部件并没有文字介绍，本领域技术人员即使看到也无法与被诉侵权技术方案的各个部件产生一一对应关系。特别是，法瑞纳公司曾以该份证据作为对比文件提起无效宣告请求，国家知识产权局作出的第47424号决定明确认定反证1、2未公开涉案专利权利要求1的技术方案。对反证3的真实性予以认可，但是第47424号决定已经维持涉案专利权有效。
　　

镇边公司、周庄旅游公司质证意见：认可上述证据的真实性、合法性。
　　

本院认证意见：反证1、2系公证书，在无相反证据推翻该公证书所记载内容的情况下，本院对该证据的形式和内容的真实性予以确认。反证3系国家知识产权局作出的文件，对其真实性、合法性予以确认。关于上述证据是否能够达到法瑞纳公司的证明目的，将结合全案事实予以综合认定。
　　

原审查明的事实基本属实，本院予以确认。
　　

本院另查明，广州知识产权法院于2019年6月24日立案受理环莘公司与法瑞纳公司就专利号为20182048……、名称为“共享儿童推车车桩”实用新型专利权权属纠纷一案，并判决该专利权归环莘公司所有。2020年11月20日，本院作出（2020）最高法知民终1008号民事判决（以下简称1008号判决），驳回上诉，维持原判。该判决认定：“结合涉案合同知识产权条款的字面意思，相关合同条款应理解为涉案合同涉及的儿童推车租赁设备及相关设计的专利权归属于环莘公司。”“法瑞纳公司对环莘公司的儿童推车租赁设备的知识产权、产品资料、业务模式、软件功能负有保密义务。”
　　

还查明，2018年5月7日，镇边公司（甲方）与法瑞纳公司（乙方）签订2018050701号《买卖合同》一份，载明：甲方向乙方采购共享儿童推车设备及儿童推车软件程序。其中，购买共享儿童推车设备50台，单价3500元，总价175000元；购买儿童推车软件程序1套，单价为20000元。2018年12月5日，法瑞纳公司向镇边公司出具确认书一份，载明：“兹确认贵司从我司处购买的外观设计专利产品——共享儿童手推车设备（专利号：ZL20173060……)、共享儿童手推车手柄 (专利号：ZL20173060……)、共享儿童推车车桩(专利号：ZL20182048……)、共享遛娃车分时租赁系统V1.0(计算机软件著作权登记证书登记号：2018SR43……) (具体购买情况以双方实际交易为准) 可以运用到贵司运营的花粉共享儿童推车上。本确认书在贵司向我司购买上述外观专利产品期间均有效。”
　　

本案为侵害发明专利权纠纷，因被诉侵权行为发生在2009年10月1日以后、2021年6月1日前，故本案应适用2008年修正的专利法。本院认为，结合本案案情及各方当事人的诉辩意见，本案二审的争议焦点为：法瑞纳公司交付承运的产品是否包括被诉侵权产品；法瑞纳公司主张的现有技术抗辩能否成立；本案法律责任的承担。
　　

（一）关于法瑞纳公司交付承运的产品是否包括被诉侵权产品的问题
　　

环莘公司上诉主张，其委托法瑞纳公司制造的仅系童车存储设备（车桩），不包括被诉侵权产品，因此法瑞纳公司交付承运的产品不包括被诉侵权产品。对此，本院认为：
　　

首先，根据原审法院查明的事实，在法瑞纳公司与环莘公司签订的《采购合同》项下，双方就涉案专利手柄技术方案进行了详细论证。2017年11月7日和10日，双方在工作微信群中先后发送了儿童推车的效果设计图和产品实物图，该图片已清楚揭示了被诉侵权技术方案。随后，法瑞纳公司先后三次向环莘公司交付了儿童推车产品。原审法院据此认定法瑞纳公司向环莘公司交付了使用被诉侵权技术方案的产品。其次，环莘公司二审提交的证据1-5只能证明环莘公司曾经委托案外人制作涉案专利产品模具，并根据模具制造产品，以及涉案专利由环莘公司委托专利代理公司申请等事实，并不能证明法瑞纳公司交付承运的产品中不包括被诉侵权产品。而环莘公司二审提交的证据7虽然记载交付承运的物品为“共享雨架”，但是该邮单信息与原审查明的送货单缺乏对应关系，不能证明法瑞纳公司交付承运的产品不包括被诉侵权产品。因此，环莘公司二审提交的前述证据不足以推翻原审认定的事实，在案证据可以证明法瑞纳公司已根据双方合同约定向环莘公司交付了被诉侵权产品。原审法院的相关认定正确，本院予以维持。环莘公司的该项上诉主张，本院不予支持。
　　

（二）关于法瑞纳公司主张的现有技术抗辩能否成立的问题
　　

专利法第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被诉侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”第二十二条第五款规定：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”由此可见，现有技术成立的前提是该技术在涉案专利申请日前处于为公众所知的状态。
　　

本案中，法瑞纳公司对于被诉侵权产品包含涉案专利权利要求1的全部技术特征、落入涉案专利保护范围并无异议。其对于不侵权抗辩的主要理由是被诉侵权产品使用的是现有技术，具体包括两项：一是法瑞纳公司在须知网公开的文章及图片导致被诉侵权技术方案为公众所知；二是法瑞纳公司将涉案儿童推车租赁设备交付承运导致被诉侵权技术方案为公众所知。
　　

1.关于法瑞纳公司在须知网公开的文章及图片是否导致被诉侵权技术方案为公众所知
　　

现有技术抗辩制度一方面可以防止社会公众遭受不当授权的专利权人提出的侵权诉讼的侵扰，在无效宣告行政程序之外提供更为便捷的救济措施；另一方面，其也为善意使用现有技术的社会公众提供一种稳定的合理预期，可以对自身行为进行合理预测和评价。就前者而言，不当授权的专利显然不应获得法律保护，社会公众可以自由使用该项技术。对后者而言，不论被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围，只要行为人使用的是现有技术，即可以合法使用。因此一般情况下，只要是属于申请日以前在国内外为公众所知的技术（包括但不限于通过公开出版、公开使用方式公开的技术），均可以作为被诉侵权人提出现有技术抗辩的依据。
　　

但是，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，同时不得违反法律和公序良俗，这是民法的基本原则。作为一项民事诉讼中的侵权抗辩事由，现有技术抗辩的行使也应遵循上述民法基本原则，被诉侵权人在有关抗辩事由中应当是善意或者无过错的一方，任何人不能因自身违法或不当行为而获得利益。如果被诉侵权人主张现有技术抗辩的现有技术，系由其本人或者由其授意的第三人违反明示或者默示保密义务而公开的技术方案，则该被诉侵权人不得依据该项现有技术主张现有技术抗辩，否则将使得被诉侵权人因自身违法公开行为而获得利益，明显违反民法基本原则和专利法立法精神。
　　

本案中，根据环莘公司与法瑞纳公司于2017年10月27日签订的《采购合同》的约定，环莘公司采购的儿童推车租赁设备及相关设计的专利权属于环莘公司，且法瑞纳公司对儿童推车租赁设备的知识产权、产品资料、业务模式、软件功能负有保密义务。据此，法瑞纳公司在须知网公开文章及图片的行为属于违反合同保密义务的披露行为。法瑞纳公司未经专利权人环莘公司同意而公开涉案专利技术方案，违反合同义务，其行为具有违法性和可责难性，基于前述有关民法基本原则，其不能依据该项现有技术主张现有技术抗辩。法瑞纳公司二审提交的相关反证不能用于支持其所主张的现有技术抗辩，本院对此不予支持。
　　

2.关于法瑞纳公司将涉案儿童推车租赁设备交付承运是否导致被诉侵权技术方案为公众所知
　　

根据“谁主张谁举证”的原则，法瑞纳公司主张其交付承运的产品使得被诉侵权技术方案公开，其就应当对交付承运导致被诉侵权技术方案为公众所知的状态承担举证责任。但是本案中，法瑞纳公司没有证据证明其交付承运的产品处于公众想获知就能够获知其技术内容的状态。
　　

首先，法瑞纳公司作为寄件人，并未提交证据证明涉案产品交付承运时处于何种包装状态，即没有证据证明其交付承运的产品未经密封包装而处于随时可见的状态；亦未证明儿童手推车类产品在交付承运时通常采用不包装或者透明材料包装的方式。故原审法院以环莘公司无证据表明其要求法瑞纳公司对运输中产品采取保密措施而推定相关产品处于公开状态，既不符合民事举证规则，也缺乏合理性。
　　

其次，即使法瑞纳公司交付承运的产品未经密封包装，也不能就此认为其处于公众想获知就能够获知其技术内容的状态。一般而言，产品只有进入市场销售环节，才可以推定为公众所知。运输、仓储等过程一般相对封闭，在运输、仓储等过程中，产品并不处于公众可以自由接触或观察的状态，并非公众想获知就能够获知。而负责运输、仓储的人员，即使对于交付运输、仓储的产品有所接触、甚至对所涉产品的技术方案有一定了解，因其对产品负有法定或者约定的保管、看护义务，也不能认定其属于专利法上的公众，除非有相反证据证明在这一过程中，存在着针对不特定人员的对外展示、宣传等公开产品及其技术内容的事实。本案中，法瑞纳公司提供的证据不能证明在承运过程中，承运人员存在针对不特定人员的对外展示、宣传等披露产品及其技术内容的行为，进而使得涉案产品及其技术内容处于公众想获知就能够获知的状态。
　　

因此，法瑞纳公司将相关产品交付承运并未导致被诉侵权技术方案为公众所知，原审法院关于相关产品交付承运人运输后即因投入市场而导致被诉侵权技术方案被公开的认定有所不当，本院予以纠正。
　　

综上，法瑞纳公司主张的两项现有技术抗辩均不能成立，环莘公司的相关上诉主张成立，本院予以支持。
　　

（三）关于法律责任的承担问题
　　

1.关于法瑞纳公司应承担的民事责任
　　

如前所述，法瑞纳公司制造、销售被诉侵权产品的行为侵害了环莘公司的涉案专利权，环莘公司关于请求法瑞纳公司停止制造被诉侵权产品及赔偿损失的请求应予支持。但在案证据不能证明法瑞纳公司存在使用、许诺销售被诉侵权产品等侵权行为，对环莘公司的该项诉请，本院不予支持。
　　

2.关于镇边公司、周庄旅游公司的应承担的民事责任
　　

首先，在案证据不能证明镇边公司存在销售、许诺销售被诉侵权产品的侵权行为，故对环莘公司要求镇边公司停止销售、许诺销售被诉侵权产品的主张，本院不予支持。
　　

其次，根据镇边公司提交的该公司与法瑞纳公司签订的《买卖合同》以及法瑞纳公司向镇边公司出具的确认书，可以证明镇边公司使用的被诉侵权产品来源于法瑞纳公司。同时，根据上述确认书中关于外观设计专利权的授权内容，可以进一步证明镇边公司在本案中已尽合理注意义务、并无侵权故意。故结合在案证据，镇边公司的合法来源抗辩具有事实和法律依据，其可以不承担赔偿损失的民事责任，且因其支付了合理对价，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条之规定，其亦无需承担停止使用被诉侵权产品的民事责任。基于相同事实和理由，周庄旅游公司的合法来源抗辩亦成立，其亦无需承担停止使用被诉侵权产品和赔偿损失的民事责任。对环莘公司的相应主张，本院不予支持。
　　

3.关于经济损失和合理开支
　　

专利法第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”
　　

本案中，在案证据不能证明环莘公司因法瑞纳公司侵权所受到的实际损失或者法瑞纳公司的侵权获利，本案亦缺乏可供参考的专利许可使用费。本院将根据环莘公司的诉讼主张，在综合考虑涉案专利的类型、被诉侵权行为的性质、侵权情节等因素的基础上合理确定赔偿数额。具体来说，本院考虑了以下几方面因素：1.涉案专利的类型为实用新型；2.被诉侵权行为发生在旅游景区，人员往来频繁；3.法瑞纳公司与环莘公司在双方签订的采购合同中，已对儿童推车租赁设备的知识产权归属及保密义务作出明确约定，在此情形下，法瑞纳公司仍然违背民法基本原则和合同保密义务，在互联网上公开了涉案儿童推车租赁设备的图片及功能等信息，并将此作为主张现有技术抗辩的证据。在综合考虑上述因素的情况下，本院对法瑞纳公司主张的经济损失50万元予以全额支持。
　　

关于合理开支，环莘公司为本案诉讼支付的公证费、律师费客观存在，且有相应证据予以佐证，故对其合理开支20904.3元予以全额支持。虽然镇边公司、周庄旅游公司的合法来源抗辩成立，但合法来源抗辩仅是免除赔偿责任的抗辩，而非不侵权抗辩。合法来源抗辩成立，并未改变使用被诉侵权产品这一行为的侵权性质，而维权合理开支系基于侵权行为而发生，故在合法来源抗辩成立的情况下，镇边公司、周庄旅游公司仍须与法瑞纳公司共同承担环莘公司就本案诉讼支付的合理开支。
　　

综上，环莘公司的上诉请求部分成立。依照2008年修正的《中华人民共和国专利法》第二十二条第五款、第六十二条、第六十五条、第七十条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：
　　

一、撤销江苏省苏州市中级人民法院(2019)苏05民初177号民事判决；

二、广东法瑞纳科技有限公司立即停止侵害第201820194071.3号、名称为“一种应用于自动租售终端系统的连接手柄”实用新型专利权的行为，即立即停止制造、销售被诉侵权产品；

三、广东法瑞纳科技有限公司于本判决书生效之日起十日内赔偿上海环莘电子科技有限公司经济损失50万元及合理开支20904.3元。北京镇边网络科技股份有限公司、江苏水乡周庄旅游股份有限公司对其中合理开支20904.3元承担连带责任；
四、驳回上海环莘电子科技有限公司的其他诉讼请求。
　　

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
　　

一审案件受理费9009元，二审案件受理费9009元，均由广东法瑞纳科技有限公司负担。
　　

本判决为终审判决。

审判长 张晓阳

审判员 傅蕾

审判员 何隽

二○二一年七月九日

法官助理 宾岳成

书记员 谢思琳　

裁判要点

（原标题：被告不得以其非法公开行为主张现有技术抗辩 产品交付运输、仓储也并不当然构成专利法上的公开）