根据《专利民事解释（二）》第二十八条相关规定，约定赔偿既包括侵权行为发生后的事后约定，也包括侵权行为发生前的事先约定。[2] 事先和事后约定赔偿同样适用于其他知识产权侵权，比如商标侵权、著作权侵权、不正当竞争纠纷和植物新品种权侵权纠纷等案件。[3]

事后约定是指，在知识产权侵权行为发生后，双方（即权利人和侵权人）自行或者通过调解机构就本次侵权行为的责任承担达成调解协议，其中约定侵权人对本次侵权承担的赔偿责任。通常双方会将这种调解协议经过法院或仲裁机构确认后制作民事调解书，在侵权人不履行民事调解书约定对本次侵权承担的赔偿义务时权利人可以向法院申请强制执行。在双方自行签署调解协议而未申请法院或仲裁机构确认的情况下，如果侵权人不履行调解协议，那么权利人可以向法院提起知识产权侵权之诉，并主张按调解协议中的约定赔偿作为计算侵权赔偿的依据。

事先约定是指，双方在未来侵权行为发生之前的民事合同、在先侵权程序中自行达成的调解协议、经法院或仲裁机构确认后制作的民事调解书、侵权嫌疑人作出的承诺书中规定侵权人对未来侵权行为需要承担的赔偿责任。在未来侵权行为发生后，权利人可以向法院提起知识产权侵权之诉，并要求按在先民事合同、调解协议、民事调解书或者承诺书中的约定赔偿作为计算侵权赔偿的依据。例如，在宝高（南京）教育玩具有限公司等诉晋江市东兴电子玩具有限公司等侵害著作权纠纷案（“宝高玩具著作权案”）中，法院根据原告的请求基于双方在侵权纠纷发生之前所签订的合作协议中约定的侵权赔偿数额（500万元）来确定侵权赔偿数额总计为450万元。[4] 在中山市隆成日用制品有限公司诉湖北童霸儿童用品有限公司侵害实用新型专利权纠纷案（“隆成童车专利案”）中，最高院支持了权利人请求适用双方在之前专利侵权案件民事调解书中约定的赔偿数额100万元的主张。[5] 在肇庆市衡艺实业有限公司诉郑州大木林电子科技有限公司侵害发明专利权纠纷案（“磁悬浮装置专利案”）中，法院全额支持了权利人的赔偿主张：适用侵权人在之前专利侵权案件出具的承诺书中承诺的赔偿数额50万元。[6]

《专利民事解释（二）》第二十八条规定了约定赔偿的两种方式，即直接约定赔偿数额和约定赔偿的计算方式。实践中，目前知识产权侵权案件约定赔偿绝大部分都是直接约定赔偿数额，比如前述“宝高玩具著作权案”、“隆成童车专利案”和“磁悬浮装置专利案”就是其中的三个典型案例。[7]

笔者理解，“约定赔偿的计算方式”可以是，比如，事先约定权利人产品或侵权产品的利润率和知识产权的贡献度，在未来侵权处理中只要查明权利人减少的产品或侵权人侵权产品的数量，就可以计算出权利人因侵权受到的损失或者侵权人的侵权获利。[8] 又如，约定在未来侵权时损害赔偿按双方之间的许可费或者权利人与案外人的许可费的N（N在1-3之间）倍计算，那么在未来侵权处理中就以此约定计算赔偿。[9]

（一） 约定赔偿的性质

约定赔偿的法律属性可认定为，双方就未来发生侵权时权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益而预先达成的一种简便的计算和确定方法。[10]

如前述，约定赔偿通常包含于调解协议、民事调解书、承诺书和民事合同中。其中，调解协议和民事调解书既可能包含针对本次侵权的事后约定赔偿，又可能包含针对未来侵权的事先约定赔偿；承诺书和民事合同中包含的是针对未来侵权的事先约定赔偿。

笔者理解，调解协议和民事调解书是双方商定的附条件特殊民事合同；而侵权人单方出具承诺书是一种单方民事法律行为，但如果结合在侵权人承诺前后权利人的相应行为来看，双方也事实上存在一种附条件特殊合同关系。民事调解书一经双方签署在法律效力上相当于生效判决，在侵权人不履行其中对于本次侵权的约定赔偿责任时，权利人可以申请强制执行；双方在未来侵权案件中可以依据民事调解书中的事先约定赔偿来计算侵权赔偿。

由此可见，调解协议、民事调解书和承诺书并非权利人和侵权人之间的基础交易合同，实际上只涉及侵权发生后双方对赔偿责任如何承担（包括计算方法和数额）的约定这一民事法律行为，对应的责任是侵权责任，而非违约责任。侵权人的侵权行为与侵权行为发生后双方对赔偿责任如何承担的约定是两个法律行为，因而侵权人应承担的民事责任不属于侵权责任与违约责任竞合之情形，而是对侵权行为发生后如何承担侵权赔偿责任的约定。[11]

包含侵权约定赔偿条款的民事合同是一种基础合同，如各种知识产权许可合同等，其中事先约定的赔偿责任承担存在违约与侵权竞合的情形。例如，技术秘密许可合同中约定了被许可人的保密义务，如果被许可人将权利人的技术秘密提交专利申请而公开（即“披露”），则被许可人的披露行为不仅违反了合同约定的保密义务，也同时因“违反保密义务，披露其所掌握的商业秘密”而构成商业秘密侵权行为。不过，如果权利人选择了侵权之诉来主张相对方承担侵权责任，即使双方在民事合同中针对未来侵权行为（也是违约行为）采用 “违约金”或“违约责任”的措辞，其中的约定赔偿条款也不再是合同违约金性质，而是同样可以认定为，双方就未来发生侵权时权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益而预先达成的一种简便的计算和确定方法。[12]

（二）约定赔偿的地位

约定赔偿本质上是双方在意思自治基础上对本次或未来侵权的赔偿数额约定的一种独立的赔偿确定方式，与各部知识产权法规定的四种赔偿计算方式并列。如果约定的是赔偿数额，则相当于当事人约定形成的“法定”赔偿；[13] 如果约定的是赔偿的计算方式，则相当于当事人约定的基础赔偿（权利人损失、侵权人的侵权获利或合理倍数的许可费）。而且，依法约定的赔偿数额或者赔偿计算方式，如果不存在无效、变更或者撤销的事由，就应该优先于其他赔偿计算方式适用。[14]

首先，约定赔偿优先适用符合法律规定的“约定优先”和“意思自治”原则。当事人基于举证困难、诉讼耗时费力等因素的考虑，自愿对侵权赔偿数额作出约定，这是双方意思自治的体现，并不违反法律、行政法规的强制性规定。[15]

其次，约定赔偿优先更符合知识产权侵权赔偿很难准确认定的实际情况，相比于法定的四种赔偿计算方式，更加合理和公平。

在侵权诉讼对抗程序下，在计算权利人损失和侵权人获利时通常需要考虑这些因素：权利人产品减少的销量或者侵权产品销量、权利人产品或侵权产品的单件利润（或者利润率加售价）和知识产权贡献度。其中除了产品销量相对能够比较准确确定以外，其他赔偿因素基本都是由法院参考双方证据以后通过裁量性方法估算确定。通常，当事人并不只是生产、销售涉案产品，很可能还有非涉案的其他型号或其他种类产品，导致涉案产品的单件利润不管是按营业利润还是销售利润都很难准确计算。在实际案件中也会借助于专项审计或者参考行业利润来确定涉案产品的利润，这或多或少都会存在裁量性考虑的情况。知识产权贡献度需要在计算出权利人损失和侵权人获利并扣除其他利润因素（比如市场营销、原材料成本波动等）和其他权利产生的价值等因素以后裁量性考虑，这难以得到较为准确的数值。在参考许可费来计算侵权赔偿时，倍数的确定通常需要法院裁量性考虑知识产权类型、侵权行为的性质和情节、专利许可的性质、范围、时间等这些因素，[16]导致参照该许可使用费倍数确定的赔偿数额难以准确地达到“合理”。而法定赔偿需要由法院在综合考虑诸多因素后酌定，更难以准确确定赔偿数额。

比较而言，无论是事先约定还是事后约定，双方对彼此及行业利润情况都有基本了解，在意思自治的基础上约定赔偿数额或赔偿计算方式，比如利润率、许可费倍数、知识产权贡献度和主观情节等赔偿因素，更容易接近真实的数值并反映双方的真实意思表示，因而比侵权诉讼对抗程序下按法律规定的四种赔偿计算方式确定的相应赔偿因素更为准确和合理可取。

 （三） 约定赔偿的生效及适用

首先，不管是事先约定赔偿还是事后约定赔偿都要依法约定。约定赔偿要遵守社会公共利益和第三人利益、平等自愿、诚实信用、公平合理等合同法基本原则。如果约定赔偿违反合同法的基本原则，则当事人可以申请法院或仲裁机构确认无效、变更或者撤销。[17] [18] 同时，约定赔偿还要符合各部知识产权法（含司法解释）关于赔偿数额、计算方式及惩罚性因素的规定。[19]

其次，约定赔偿的生效及适用条件为：侵权人因不履行约定的本次侵权赔偿义务或“未来不侵权承诺”而存在侵权行为，并经法院等机构认定侵权成立；且约定赔偿的责任承担条件已经成就。这里“约定赔偿的责任承担条件”比如包括哪些具体知识产权权利、是针对一起还是多起侵权案件、针对何种侵权行为和侵权产品、是否还存在适用法定的三种基础赔偿的情形，等等。

最后，约定赔偿以当事人申请为适用前提，法院再审查约定的责任承担条件是否具体明确并且已经成就，然后结合双方在案件中的举证情况来决定如何适用约定赔偿。在具体适用时，对于在先民事调解书中的约定赔偿，法院经当事人申请并审查（侵权及约定的责任承担条件）后直接适用，而通常对此种约定赔偿不加调整。[20] 对于在先调解协议、承诺书和民事合同中的约定赔偿，法院经当事人申请并审查后通常并不直接适用，而是会结合双方在案件中的举证情况考虑侵权情节等因素后来参照适用。不过，虽然理论上存在当事人申请法院审查约定赔偿是否存在无效、可变更或撤销的情形，但实践中法院很少对当事人的约定赔偿作调整或最多略有调整。[21] 法院通常认为，即便约定的赔偿高于侵权人获利或者权利人损失，也符合对恶意侵权、重复侵权补偿与惩罚并重的法律精神。 

（四） 约定赔偿与惩罚性赔偿的关系[22]

1. 事先约定赔偿的惩罚性因素

根据2021年3月施行的《最高院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（“《惩罚性赔偿解释》”）第三条和第四条的相关规定，在先民事合同、调解协议、民事调解书或者承诺书中的事先约定赔偿存在惩罚性因素：“故意”和“情节严重”，因而需要考虑与惩罚性赔偿的关系。

在先民事合同中事先约定赔偿之后发生侵权行为，就自然具有“故意”因素：“双方之间存在、合作、许可等关系，且接触过被侵害的知识产权的；被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的。” 在调解协议、民事调解书或者承诺书中事先约定赔偿后再次发生侵权行为，则因发生再次侵权而自然构成 “情节严重”：“因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为。”

2. 事先约定赔偿是否可适用于惩罚性赔偿

《惩罚性赔偿解释》第五条规定了惩罚性赔偿数额的计算基数包括三种基础赔偿，并不包括事先约定赔偿。

这是否说明适用事先约定赔偿就不能再适用惩罚性赔偿？笔者理解，这还要看具体的约定情形以及案件的实际情况。如果约定的是赔偿数额，则不仅是当事人约定形成的“法定”赔偿，而且已经考虑了惩罚性因素，因而不能再适用惩罚性赔偿。[23] 如果约定的是赔偿的计算方式并且再次侵权具备惩罚性因素，则可以作为惩罚性赔偿数额的计算基数进而适用惩罚性赔偿。

首先，惩罚性赔偿的计算基数应当是可以较为精确计算且没有考虑惩罚性因素下确定的赔偿数额，包括直接计算确定的三种基础赔偿，以及在无法直接准确计算时根据在案证据概括计算（即通过裁量性方法）确定的基础赔偿数额。[24] 约定了具体计算方式的事先约定赔偿，地位相当于当事人约定形成的基础赔偿，相比于法定的三种基础赔偿更为准确，因而更适合于作为惩罚性赔偿数额的计算基数。

其次，对于约定了具体计算方式的事先约定赔偿后再次发生侵权的案件，可以考虑惩罚性因素并结合案件的具体情况来确定是否适用惩罚性赔偿以及如果适用惩罚性赔偿时如何选取惩罚性倍数。特别地，不仅双方可以约定惩罚性赔偿的基数（即不考虑惩罚性因素下事先约定在后侵权的赔偿计算方式），而且此时还可以约定在出现不同惩罚性因素下是否适用惩罚性赔偿以及如果惩罚性赔偿适用时的倍数。

例如，如果事先约定赔偿计算方式后被告进行了规避设计：去除了侵权标记或者改变了某一（些）技术特征，并且经权利人认可或者请专业人士（如律师、专利代理师或者鉴定机构等）出具了不侵权或可自由使用的法律意见，但权利人之后提起了侵权诉讼而法院认定被告行为构成不完全相同（比如商标或商品相似、技术特征等同）的侵权，此时双方约定或者法院判定侵权人承担一般性侵权赔偿责任而不适用惩罚性赔偿较为公平合理。[25]又如，如果侵权人再次侵权的规模或者获利小，比如仅是处理双方约定不明的前次侵权留下的库存产品等，此时较为合理的做法是：不适用惩罚性赔偿；或者即使适用惩罚性赔偿时双方约定或者选用较低的惩罚性倍数。再如，如果再次发生侵权时存在：侵权获利或者权利人受损巨大而按约定具体计算方式的赔偿数额明显偏低、权利人给侵权人发送过警告函后侵权人仍不停止、再次侵权诉讼中侵权人存在“伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；或者拒不履行保全裁定”等情形，则可以约定或选用较高的倍数适用惩罚性赔偿。

最后，事先约定赔偿视具体情况适用于惩罚性赔偿将有利于加大惩罚性赔偿制度的实施力度。由于我们目前知识产权侵权案件中适用三种基础赔偿的情形较少，法定赔偿在实践中已经成为当事人和法院确定赔偿数额的最常用计算方法，[26]  导致具备惩罚性因素但实际适用惩罚性赔偿的案例并不多。约定了计算方式的事先约定赔偿相当于当事人约定的基础赔偿，将其纳入计算基数，从而扩大了惩罚性赔偿的适用范围，有助于更切实有效地制止重复侵权行为和维护权利人利益。

如何约定赔偿以较好地维护当事人利益，不仅要符合法律规定，还要考虑涉及知识产权权利、双方的生产经营及行业状况等具体情况，而且要看双方在签订民事合同、调解协议、民事调解书或承诺书时的谈判地位。笔者在本文中仅就以下事项谈谈自己的看法。

（一）约定需慎重

一旦生效及适用的条件成就时，约定赔偿对当事人双方都有约束力，权利人和侵权人均可以主张依据该约定确定侵权赔偿数额。因此，约定赔偿是一把双刃剑，双方都需慎重对待。

如前述，即使约定赔偿偏高或偏低，实践中法院很少调整或最多略有调整。对于权利人来说，如果约定的赔偿偏低或者计算方式偏保守，在侵权人主张依据约定确定赔偿数额时，权利人不能以约定数额明显低于侵权人获利或者权利人损失为由主张不依约确定赔偿数额，除非权利人证明该约定不符合法律规定。[27]对于侵权人来说，约定赔偿时更要慎重，一旦双方事先约定赔偿，则在事后的侵权诉讼程序中应遵守，不能以侵权实际获利很低为由来抗辩权利人主张的约定赔偿。[28]

（二）约定需具体明确

 如前述，“约定赔偿的责任承担条件”是否具体明确是约定赔偿能否顺利适用的一个关键因素。当事人通常采用“针对‘一起侵权行为’或 ‘一次违反协议的行为’侵权人应承担……赔偿责任”这样的措辞来事先约定赔偿。在“隆成童车专利案”中，最高院对“一起侵权行为”扩张性解释为一揽子约定，即“一起侵权行为”是指侵害权利人一项专利权的行为，不限于前案中所涉特定型号的侵权婴儿车，也不限于前案中所涉的专利权。不过需要特别说明的是，最高院的这种扩张解释是基于该案的特殊情况而作出的，并不能推定为普遍适用的依据。在实践中需要明确约定：“一起侵权行为”或“一次违反协议的行为”涉及到的双方当事人、权利人知识产权权利、侵权人侵权行为和侵权产品，以及赔偿责任中的具体赔偿数额或具体计算方式。

1.  “一起侵权行为”或“一次违反协议的行为”

含有约定赔偿内容的调解协议等特殊合同具有相对性，一般情况下只能约束约定赔偿的当事人双方。不过，如果侵权人在与权利人签订调解协议事先约定赔偿以后通过新设立的公司从事侵权行为时，虽然新公司并非约定赔偿的调解协议的签约主体，但基于新公司与侵权人共同侵权的意思联络及故意逃避调解协议所约定的侵权赔偿责任之共同目的，其理应与侵权人连带承担相应的赔偿责任而受到在先约定赔偿的约束。[29]

当事人在先约定赔偿时应具体明确约定包括的知识产权权利名称和内容。通常，权利人具有多种及多个知识产权，而在当事人双方之前合同或者在先侵权纠纷当中涉及的可能仅仅是权利人的部分知识产权。如果约定赔偿时没有明确约定包括的知识产权名称和内容，比如只笼统约定权利人的“权利”或者“知识产权”等措辞，将很可能导致约定赔偿所涉权利不明确而不被法院采纳的不利后果。[30]

双方对于约定赔偿包括的侵权行为和侵权产品也需明确约定，是仅包括在先案所涉类型的侵权行为和所涉型号侵权产品，还是包括构成侵权的所有行为和产品。特别地，双方要明确约定在先案侵权库存产品如何处理。[31]如果对侵权行为和侵权产品约定不明确，很可能导致约定赔偿不能适用。[32]

2.  约定赔偿数额或计算方式

对权利人来说，在约定赔偿时是直接约定数额、还是计算方式更为合适，不能一概而论，要双方根据实际情况商定。如果侵权人规模较小，则在考虑惩罚性因素基础上直接约定较高赔偿数额就较为有利。如果对于较大规模的侵权人，侵权持续时间较长（比如近三年）而利润率、知识产权贡献度相对稳定或者有许可使用费参照，则约定计算方式较为合适。为了避免约定赔偿过低导致而不能与未来侵权规模较好匹配，还可以约定有条件适用法定的三种基础赔偿来另行追究侵权人的赔偿责任；[33] 或者，约定在未来侵权出现新的惩罚性因素时侵权人承担惩罚性赔偿的倍数。

另外，对于未来侵权案件中权利人支付的律师费等合理开支是否包括在约定赔偿中，还是应由侵权人另行支付，这也需双方明确约定。如果双方对此没有约定或者约定不明，则在未来侵权案件中，法院有可能不再另行支持权利人的合理开支，而是一并包括在约定赔偿中。

3.  其他事项

当事人双方在先调解协议等特殊合同中除了包括约定赔偿的内容以外，还应约定有其他事项，比如，停止侵权、权利人监督侵权人的方式和途径、调解协议保密的条件，等等。侵权人承担了约定赔偿责任不代表就获得了合法授权，还应停止侵权。另外，双方在民事合同中事先约定赔偿时可以将合同相对方发生未来侵权行为约定为构成根本违约的一种情形，从而赋予权利人合同解除权。

约定赔偿分为事后约定和事先约定，包括直接约定赔偿数额和约定赔偿的具体计算方式。约定赔偿本质上是双方在意思自治基础上对本次或未来侵权的赔偿数额约定的一种独立的赔偿确定方式，与法定的四种赔偿计算方式并列，而且依法作出的约定赔偿应优先适用。

约定赔偿的生效及适用条件为：侵权人因不履行约定的本次侵权赔偿义务、未来不侵权义务或承诺而存在侵权行为并被认定侵权成立；且约定赔偿的责任承担条件已经成就。约定赔偿以当事人申请为适用前提，法院再结合双方在案件中的举证情况来审查决定如何适用。

约定赔偿数额的事先约定赔偿不能再适用惩罚性赔偿。事先约定在后侵权的赔偿计算方式可以作为惩罚性赔偿的基数，而且此时还可以约定在出现不同惩罚性因素下适用惩罚性赔偿的倍数。

约定赔偿是一把双刃剑，双方都需慎重对待。“约定赔偿的责任承担条件”是否具体明确是约定赔偿能否顺利适用的一个关键因素。双方需要具体明确约定：“一起侵权行为”涉及到的双方当事人、权利人知识产权权利、侵权人侵权行为和侵权产品，以及赔偿责任中的具体赔偿数额或具体计算方式。