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汪宇伟
一、创造性评价
二、是否能够得到说明书支持的评价
专利法第二十六条第四款规定,权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。权利要求书应当以说明书为依据,是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案,并且不得超出说明书公开的范围。
对于权利要求所保护的技术方案是否是从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的判断,以及权利要求所保护的技术方案相对于用于评价专利性的现有技术文献是否具备新颖性和创造性的判断,都应基于所属技术领域的技术人员的知识和能力来进行评价。
根据《专利审查指南》[4]的定义,所属技术领域的技术人员,也可称为本领域的技术人员,是指一种假设的“人”,假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术,并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力,但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段,他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。
相比较而言,在化学领域的审查过程中,审查员更容易对权利要求书是否得到说明书的支持提出质疑,这是因为通常认为化学领域发明的可预见性相对较低,发明所实现的一些效果必须借助于试验结果加以证实才能得到确认。下文关于发明点区别技术特征B与非发明点技术特征C是否得到说明书的支持的讨论主要放在化学领域发明的范围下进行。
对于非发明点技术特征C,假设实施例中对非发明点技术特征C是否实现其常规技术效果Y没有验证。此时,如果申请人主张所属技术领域的技术人员能够合理预期,该非发明点技术特征C能够实现其常规技术效果Y,因为现有技术中已经存在公开了非发明点技术特征C与其常规技术效果Y的关联性的文献,这是属于所属技术领域的技术人员已掌握的知识范围内的,所以通常可以认可非发明点技术特征C能够实现其常规技术效果Y是可以得到说明书支持的。当然,同时我们也需要注意,这个主张也说明非发明点技术特征C与其常规技术效果Y的关联性已经被现有技术文献所公开,或者说非发明点技术特征C与其常规技术效果Y的关联性属于所属技术领域的技术人员已掌握的知识,那么在创造性评价中申请人将无法仅依赖于该非发明点技术特征C来建立创造性。
对于非发明点技术特征B,假设实施例中对发明点技术特征B是否实现其非常规技术效果X没有验证。此时,如果申请人主张所属技术领域的技术人员能够合理预期,该发明点技术特征B能够实现非常规技术效果X,该主张显然是超出所属技术领域的技术人员已掌握的知识范围内的,因为非常规技术效果X意味着现有技术中并不存在已经存在公开了发明点技术特征B与其非常规技术效果X的关联性的文献,所以不能认可发明点技术特征B能够实现非常规技术效果X是可以得到说明书支持的。由此,申请人也就无法依赖于无法得到说明书支持的发明点技术特征B与非常规技术效果X的关联性来建立创造性。当然,申请人可以退一步主张技术特征B可以实现其常规技术效果X’,但是这样一来技术特征B也退化为非发明点技术特征,一样无法仅依赖于该非发明点技术特征B来建立创造性。
以上分析说明,在实施例缺少实验数据验证的情况下,通常可以认可非发明点技术特征C实现其常规技术效果Y是可以得到说明书支持的,但是通常不能认可发明点技术特征B实现其非常规技术效果X是可以得到说明书支持的。
三、等同原则的适用
四、小结
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